君说·知产丨从郑渊洁停止商标维权浅析以角色在先权益无效注册商标

一、郑渊洁停止商标维权及作品发表始末

4月18日，知名作家郑渊洁通过自媒体发出告别书。告别书称，“我于1981年和1982年原创了皮皮鲁、鲁西西、舒克、贝塔等知名文学角色。原创的知名文学角色被不法商家觊觎，将这些知名文学角色恶意注册了710个侵权商标，种类之多，令人乍舌，不胜枚举。我于2002年开始维权，21年只维权成功37个，还有673个侵权商标没有维权成功”。对此，郑渊洁声明，从该日起，“告别商标维权，同时对写出的作品包括已经写出的长篇小说永远不再发表”。

认真研读告别书全文以及相应文书链接，我们发现，其所述“商标侵权维权”，实质并非通常意义上的“商标侵权维权”，而是指郑渊洁认为他人使用了其基于作品角色所享有的在先权益，并据此针对相应注册商标提出的无效宣告请求。

郑渊洁针对其文学作品角色进行的维权，由来已久。在2021年12月，郑渊洁在微博上宣布将停刊连续出版了36年的《童话大王》，并表示“自己精力有限，只有停止写作，以花费更多的精力与恶意抢注的商标维权”，且“直至所有商标维权成功才会复刊”。时至今日，陪伴大家童年的《童话大王》仍处于停刊状态。

一封告知书，直接冲上热搜。舆论的脉搏，似乎已被拿捏？但是，在感怀《童话大王》《罐头小人》等经典作品及作品角色之余，公众纷纷追问，“作品角色在先权益”到底是什么？作为权利人，应如何主张，才能维护自己的竞争优势和商业机会？我们拟借此事件，浅析“以角色在先权益无效注册商标”的有关法律问题。

二、商标法第三十一条有关在先权利的立法沿革

“以在先权益无效注册商标”的法律适用，集中在现行商标法第三十二条。该条法律规定及相应司法解释，在商业演化及司法实践的推动下，历经修订。

1. 从在先权利到在先权益

1993年施行的商标法，尚无有关以在先权利（益）无效注册商标的相关规定。该制度最早出现在2001年修订的商标法第三十一条。

商标法（2001年修订）第三十一条规定，“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。

作为在先权利，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（2010年）将其定义为“人民法院审查判断诉争商标是否损害他人现有的在先权利时，对于商标法已有特别规定的在先权利，按照商标法的特别规定予以保护；商标法虽无特别规定，但根据民法通则和其他法律的规定属于应予保护的合法权益的，应当根据该概括性规定给予保护”。

2. “功夫熊猫”的关键一脚

商标法施行过程中，出现了广为人知的“功夫熊猫案”（梦工厂动画影片公司针对第7124657号“功夫熊猫KUNGFUPANDA”商标商标异议复审行政纠纷）。

动画电影“功夫熊猫KUNGFUPANDA”拍摄于2005年9月，出品公司为梦工厂公司，2008年6月20日在中国大陆上映，在中国大陆上映前，多家媒体对该片进行了宣传报道。该片获得“奥斯卡”“金球奖”最佳动画片提名。

被异议商标系第7124657号“功夫熊猫KUNGFUPANDA”商标，于2008年12月22日向商标局提出注册申请，指定使用在第17类“塑料板”等商品上。梦工厂认为，被异议商标损害其基于功夫熊猫角色所享有的“在先商品化权”，遂提出商标异议。在商标异议及复审中，商标局及商标评审委员会认为，“商品化权”在我国并非法定权利或者法定权益类型，因此裁定对被异议商标予以核准。

该案历经一审及二审。二审法院经审理认为，“功夫熊猫KUNGFUPANDA”影片名称享有的“商品化权”确非我国现行法律所明确规定的民事权利或法定民事权益类型，但当电影名称或电影人物形象及其名称因具有一定知名度而不再单纯局限于电影作品本身，与特定商品或服务的商业主体或商业行为相结合，电影相关公众将其对于电影作品的认知与情感投射于电影名称或电影人物名称之上，并对与其结合的商品或服务产生移情作用，使权利人据此获得电影发行以外的商业价值与交易机会时，则该电影名称或电影人物形象及其名称可构成适用2001年《商标法》第三十一条“在先权利”予以保护的在先“商品化权”。

与此同时，二审法院也进一步指出，虽然“功夫熊猫KUNGFUPANDA”作为梦工厂公司知名电影名称及知名电影人物形象名称的商品化权应受到保护，但其保护范围仍需明确。在判断他人申请注册与该商品化权所指向的名称相同或近似的商标是否侵害该商品化权益时，需要综合考虑如下因素：一是知名度高低和影响力强弱；二是混淆误认的可能性。

商标的主要功能在于标识商品或服务的来源，尽可能消除商业标志混淆误认的可能性。在目前的商业环境下，电影作品衍生品已涵盖了多类商品，但商品化权的保护范围并不当然及于全部商品和服务类别，仍应根据诉争商标指定使用的商品或服务与电影衍生商品或服务是否密切相关，是否彼此交叉或者存在交叉可能，容易使诉争商标的权利人利用电影的知名度及影响力获取商业信誉及交易机会，从而挤占了知名电影权利人基于该电影名称及其人物形象名称而享有的市场优势地位和交易机会等因素综合判断。

人民法院通过本案明确，知名作品、作品角色，可以作为在先权益，并据此请求宣告在后注册的商标。

3. 在先权益内涵的不断丰富

2017年3月1日，最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》对功夫熊猫一案引发的法律适用问题进行了回应。

该司法解释第二十二条第二款规定，“对于著作权保护期限内的作品，如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度，将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系，当事人以此主张构成在先权益的，人民法院予以支持”。

4. 作品或角色在先权益的构成要件

根据司法解释，可以概括得到作品或角色名称能够作为在先权益予以保护的要件：（1）相关作品是否在著作权保护期限内；（2）相关作品是具有较高知名度；（3）与诉争商标的近似程度；（4）诉争商标核定使用的商品或者服务与作品及其衍生产品的关联性；（5）将其作为商标使用是否容易使得相关公众误认为获得了作品权利人的许可。

结合到郑渊洁的案例，我们认为，其败诉的案件，除部分案件提出无效请求时已超过诉争商标注册的五年期间外，大多案件的败诉均涉及“作品角色及其衍生品与诉争商标核定的商品或服务是否具有关联性，是否容易导致混淆”的判断。

三、涉 “鲁西西”“舒克”角色在先权益的商标无效宣告案件

1. “鲁西西”与“卤西西”

北京皮皮鲁总动员文化科技有限公司（以下简称皮皮鲁公司）经权利人郑渊洁授权，对第10409714号核准使用在第29类“猪肉食品；肝；风肠；板鸭；肉干；鱿鱼；鱼制食品；腌制蔬菜；肉罐头；豆腐制品”商品上的注册商标“卤西西及图”提出无效宣告请求。皮皮鲁公司主张，“鲁西西”是郑渊洁童话作品主人公，享有极高知名度。诉争商标主要认读部分文字“卤西西”与“鲁西西”近似，违背了诚实信用，且损害皮皮鲁公司的合法权益。

商标评审委员会认为，将“卤西西”使用在争议商标指定的“猪肉食品”等食物类商品上，会令相关公众，尤其会给相关童话作品的读者带来不适，从而不利于社会主义善良风俗的推广，从而认定诉争商标具有不良社会影响，违反2001年商标法第十条第一款第（八）项，对诉争商标予以无效宣告。

一审法院维持了无效决定。有趣的是，一审法院还专门指出，虽然认定“卤西西”具有不良影响，但并非认定童话作品中主人公的名字“鲁西西”具有不良影响，相关权利人在商业活动中可以将“鲁西西”作为商标正当使用。

二审经审理，人民法院认为诉争商标并不具有不良影响。据此，二审法院继续审理诉争商标是否损害了“鲁西西”作品角色在先权益。二审法院认为，“鲁西西”角色广为知晓，且其知名度所及范围能够及于日常生活领域。诉争商标核定使用的“猪肉食品、肉罐头”等商品属于日常生活领域，应当认定其注册及使用容易导致相关公众认为该商品来自郑渊洁或与其存在许可或特定联系，违反2001年商标法第三十一条的规定，应予以无效宣告。

从“卤西西”案件，我们确实也能窥见，无论是商标局亦或一二审法院，虽一波三折，但他们在各自的程序中，都竭力支持了皮皮鲁公司的主张。但是，作品角色在先权益的保护并非没有边界，作品角色在先权益是否可以成功无效在后注册商标，最终的判断标准还是是否会导致混淆，是否会不当抢占在先权利人的商业机会或竞争优势。

2. “舒克”与“舒克天昆百果”

皮皮鲁公司以“舒克”角色作为在先权益，请求宣告新疆前海集团有限公司（以下简称前海公司）核准注册在第29类“椰枣；以水果为主的零食小吃；红丝；百合干；话梅”商品上的第10895939号“舒克天昆百果”注册商标无效。

商标局在评审阶段支持了皮皮鲁公司的主张。但一审法院认为，首先，皮皮鲁公司缺乏证据证明“舒克”角色在第29类椰枣、干燥等商品上的知名度证据以及能为其带来商业价值等利益；其次，前海公司经营果业的分公司位于新疆维吾尔自治区图木舒克市，其使用“舒克”与其产地特有地理位置有关联；再次，“舒克天昆百果”整体与“舒克”能够区分，不易使相关公众混淆误认。因此，一审法院对皮皮鲁公司关于诉争商标侵犯其在先作品角色权益的主张，不予支持。

基于此，皮皮鲁公司在该案中败诉。

四、启示与思考

注册商标有核定的商品或服务类别。而作为作品或角色名称，对其可以辐射的商品或服务“类别”的判断则很难，但也很重要。对作品、角色及其衍生品的类别判断，一方面，我们要根据作品或角色的知名度及影响力进行判断，知名度及影响力越大，其能够辐射到的商品或服务类别越多；另一方面，作品类型与相应产品的关联性应予以考量，如小说与影视剧、电子游戏、人物手办等，往往具有关联性。更进一步，关于商品或服务类别的辐射范围，随着商业活动的变化而有所拓展或变化。例如在“王者荣耀”一案中，人民法院认为，针对作品或角色在先权益，在日常必需品及常见衍生品方面，均有可能与作品或角色衍生品的覆盖范围产生关联。而在“葵花宝典”一案中，商业演化是否已阻断了“葵花宝典”与金庸先生的指向关系，则成为该案一审、二审及再审的争议焦点。

作为作品权利人，我们建议权利人针对角色，乃至于作品中的重要道具（借鉴“葵花宝典”一案），及时在相关联商品、服务以及衍生品及衍生服务上申请商标注册，以避免在他人商标注册后再提出商标无效时的种种被动和无奈。权利人针对角色、道具及其衍生品的开发，应在遵循商业规律的同时具有前瞻性，角色、道具及衍生品的开发及推广过程，应注意证据收集。